用13个案例告诉你：如何用在先著作权保护好你的商标

       商标法规定申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，其中的在先权利包括在先著作权。在先著作权是商标争议案件中可以运用的一个重要武器，具有无需登记即可自动保护、跨地域保护以及跨类别保护的优势。针对商标争议案件中在先著作权的保护，认定某标识是否属于享有著作权的作品时需判定该标识是否具有著作权法规定的独创性高度，认定系争商标是否侵犯在先著作权时一般采用实质性相似加接触原则。
一、在先著作权：商标争议案件中的重要武器
      最近，美国著名汽车制造商特斯拉（Tesla Motors）与“TESLA MOTORS及T图形”等商标在中国的在先注册人占宝生之间的商标纠纷引起高度关注。据2014年8月最新媒体报道，特斯拉与占宝生在北京市第三中级人民法院的主持下已经达成调解协议，一揽子解决了二者之间的商标纠纷、域名纠纷以及著作权纠纷等。[1] 业界普遍认为，特斯拉在这场纠纷中充分运用了在先著作权这一重要武器。该纠纷再次唤起公众对在先著作权在商标争议案件中重要作用的认识。
      事实上，根据相关法规以及司法实践，在先著作权一直都是商标争议案件中十分重要的主张和争论的焦点之一。2013年新商标法第32条（2001年商标法第31条）前半段规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。2005年商标局及商标评审委员会颁布的《商标评审规则》明确规定在先权利包括著作权。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发〔2010〕12号）第17条规定：商标法对损害他人现有的在先权利如无特别规定，但根据民法通则和其他法律的规定属于应予保护的合法权益的，应当根据该概括性规定给予保护。在2012年工商银行行徽商标行政诉讼再审案中，最高人民法院认为：如果某一客体同时符合两个法律的保护要件，当然可以同时受到著作权法和商标法的保护。
    [2]此外，相对于商标权，著作权具有无需登记即可自动保护、跨地域保护以及跨类别保护的优势。
      （1）无需登记即可自动保护。著作权法第2条第1款规定：中国公民、法人或者其他组织的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权。著作权法实施条例第6条及第7条规定：著作权自作品创作完成之日起产生。著作权法第2条第3款规定的首先在中国境内出版的外国人、无国籍人的作品，其著作权自首次出版之日起受保护。根据上述法律规定，著作权的取得不以登记为前提条件。对于作品的保护仅仅要求该作品的创作完成日期或发表、出版日期早于系争商标的申请日期，无论该作品是否进行了著作权登记。著作权在作品创作完成、发表或出版后即自动取得，而无需进行登记。即使该作品未经著作权登记，通过作品的创作及发表或出版仍有可能证明著作权的权利归属。
      （2）跨地域保护。著作权法第2条第2款及第3款规定：外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权，受本法保护。外国人、无国籍人的作品首先在中国境内出版的，依照本法享有著作权。根据著作权法及《伯尔尼公约》，在中国或其他任何《伯尔尼公约》成员国发表的作品自动取得著作权保护。与具有严格地域限制的商标权相比，著作权无疑具有跨地域保护的优势。
      （3）跨类别保护。实践中对在先著作权实行跨类保护，实质上已经突破商标局制定的《类似商品和服务区分表》的限制。中国相关部门对认定驰名商标的要求一直都十分严格，驰名商标持有人负有很巨大、很复杂的举证责任。因此，在先著作权成为寻求跨类别保护的一条蹊径和捷径。此外，从理论上来讲，著作权的保护可涵盖全部45个类别的所有商品和服务。因此，同驰名商标的跨类别保护相比，在先著作权的保护范围似乎更为宽广，实际上享受超越驰名商标的待遇。也正因如此，对于在先著作权的跨类别保护范围，无论学术界还是实践界一直存在很大的争议和讨论，但是到目前为止还没有统一的结论和认识。
      二、在先著作权：受法律保护需考虑的因素
      在丽思卡尔顿酒店“狮头皇冠图形”案中，北京市第一中级人民法院及北京市高级人民法院支持了异议人丽嘉酒店有限公司对其“狮头皇冠图形”享有在先著作权的主张。[3]该案集中反映了法院在商标争议案件中认定在先著作权并给予保护时需考虑的因素。具体而言，北京市第一中级人民法院认定，损害他人在先著作权应当满足下列条件：
      （1）他人主张享有著作权的对象应当构成著作权法意义上的作品；
      （2）该作品尚处于保护期内；
      （3）系争商标申请人或权利人具有接触上述作品的可能性；
      （4）系争商标标识本身与他人主张的作品构成实质性近似；
      （5）该作品的创作完成时间早于系争商标。法院根据查明事实判决：首先，异议人主张的“狮头皇冠图形”是对狮头的一种艺术化处理的表达，具有一定的独创性，且具备可复制性，属于著作权法意义上的作品；同时，该作品尚处于保护期内。其次，在被异议商标的申请注册日前，含有上述作品的商标已在其它国家或地区获准注册并予以了公告，在无其他相反证据的情况下，可以合理的认定被异议人具有接触涉案作品的可能性。再次，被异议商标图形部分与涉案作品相同，且该作品创作完成的时间早于被异议商标。综上，法院认定被异议商标的注册申请侵犯了异议人的在先著作权。      商标局及商标评审委员会2005年颁布的《商标审理标准》第三部分损害他人在先权利审理标准规定，商标法规定的申请商标注册不得损害他人现有的在先权利的适用要件为：
      （1）系争商标与他人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似。
      （2）系争商标注册申请人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品。
      （3）系争商标注册申请人未经著作权人的许可。
      根据上述规则及司法实践，商标争议案件中在先著作权的保护至少涉及以下三个重要问题：
      （1）认定作品享有著作权的独创性高度；
      （2）认定在先著作权作品的权利归属；
      （3）认定系争商标侵犯在先著作权的实质性相似加接触原则。下文将重点阐述独创性高度以及实质性相似加接触原则。
      三、认定作品享有著作权的独创性高度
      2014年1月颁布的《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》第21条规定：商标标志是否构成作品，应当根据著作权法的规定加以认定。著作权法实施条例第2条规定：著作权法所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。可见，构成著作权法意义上的作品必须具有独创性，只有具备独创性的作品才能享有著作权。
      四、认定系争商标侵犯在先著作权的实质性相似加接触原则在判定是否侵犯在先著作权时，一般采取实质性相似加接触原则。即：系争商标与著作权作品是否构成实质性相似，系争商标持有人是否接触过或者有可能接触到在先著作权作品。
      首先，系争商标与著作权作品是否构成实质性相似。判定的基本原则就是系争商标与著作权作品的相似程度，是否构成混淆性近似。
      在上述工商银行行徽案中，商标评审委员会、北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院均认为：两标识图样均为黑色线条描绘的图形，从整体视觉效果来看，两标识均呈外圈圆形包围,中心镂空“工”字形或者“H”字形的图形，其主要区别点“工”字形和“H”字形设计风格、笔画细节相同，与外围圆圈的配合比例关系无实质性差异，一般消费者易将两者识别为90度旋转变换的关系，二者已构成实质性相似。最高人民法院在该案的再审中也持相同观点。    
      其次，系争商标持有人是否接触过或者有可能接触到在先著作权作品。系争商标持有人是否具有接触著作权作品的可能性，通常可以通过如下几个方面进行判定。
      （1）作品的独创性。如果著作权作品具有很强的独创性，那么系争商标持有人独立创作出相同或实质性相似作品的可能性就降低。在无合理解释或相反证据的情况下，可以推定系争商标持有人接触过或者有可能接触到在先著作权作品。
      （2）著作权作品的长期使用及知名度。对著作权作品及包含著作权作品商标的实际使用可用来判定系争商标持有人具有接触著作权作品的可能性。在上述工商银行行徽案中，商标评审委员会及法院均认为：在工商银行行徽已经过广泛使用，在一般消费者中具有较高知名度的情况下，被异议人对该作品图形应属知晓。
      （3）商业关系。若系争商标持有人与著作权人之间存在商业关系，如合同关系、雇佣关系或股东关系等，这种商业关系就可以用来判定系争商标持有人具有接触著作权作品的可能性。